Registrar una marca en Serbia: procedimiento ante el Zavod, costes y extensión vía Madrid

Quien funda una empresa en Serbia, gestiona una tienda en línea o vende productos bajo su propio nombre debería comprobar pronto si ese nombre está protegido. Una marca alemana o una marca de la Unión Europea no tiene validez automática en Serbia, porque Serbia no es miembro de la UE. Sin una protección propia, un tercero puede registrar su nombre en Serbia e incluso prohibirle utilizarlo allí.

Este artículo explica las dos vías para proteger una marca en Serbia: la solicitud nacional ante la Oficina serbia de Propiedad Intelectual y la extensión de una marca alemana o de la UE ya existente a través del sistema de Madrid. Sobre los derechos de autor y la protección del software puede leer nuestro artículo Urheberrecht in Serbien (en alemán); sobre la vertiente fiscal de los derechos de propiedad intelectual, el artículo IP-Box in Serbien (en alemán).

Base jurídica y autoridad competente

La autoridad competente es la Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia, el Zavod za intelektualnu svojinu (ZIS), con sede en Belgrado. La base jurídica es la Ley de Marcas (Zakon o žigovima, Boletín Oficial de la República de Serbia, Službeni glasnik RS n.º 6/2020), que según la OMPI (WIPO) entró en vigor el 1 de febrero de 2020. Con esta ley, Serbia armonizó en gran medida su derecho de marcas con el de la UE y, en particular, introdujo un procedimiento de oposición.

En serbio, una marca se llama žig. Protege un signo para los productos y servicios para los que está registrada. Al igual que en Alemania y en la UE, estos se dividen en 45 clases según la Clasificación internacional de Niza.

Qué marca puede registrar

Pueden protegerse los signos aptos para distinguir sus productos o servicios de los de otras empresas. En la práctica, se trata sobre todo de:

• Marcas denominativas: solo un nombre, por ejemplo el de una empresa o un producto, con independencia de la tipografía y el color.
• Marcas mixtas: un nombre con un diseño determinado o acompañado de un logotipo.
• Marcas figurativas: un logotipo sin elemento denominativo.

No pueden registrarse los términos puramente descriptivos, por ejemplo «Mejores Inmuebles Belgrado» para servicios de intermediación inmobiliaria. También pueden fracasar los signos que se presten a confusión con marcas anteriores, si el titular de estas presenta oposición.

Por regla general, una marca denominativa ofrece la protección más amplia, porque abarca el nombre en cualquier forma de presentación. Si su presupuesto solo permite una solicitud, la marca denominativa suele ser la opción más sensata.

Vía 1: solicitud nacional ante el Zavod

Paso 1: búsqueda de anterioridades

Antes de presentar la solicitud, compruebe si ya existen marcas idénticas o similares para productos y servicios similares. El ZIS ofrece su propia base de datos de marcas. Conviene consultar además la Base Mundial de Datos sobre Marcas (Global Brand Database) de la OMPI, en la que figuran también las marcas registradas internacionalmente con protección para Serbia. Tenga en cuenta asimismo las grafías serbias en alfabeto cirílico, ya que un signo similar en cirílico también puede ser un obstáculo.

Paso 2: designar un representante

Las personas físicas y jurídicas extranjeras deben estar representadas en el procedimiento ante el ZIS por un representante habilitado en Serbia, normalmente un abogado especializado en marcas o un agente de la propiedad industrial habilitado. Si ya ha constituido una sociedad serbia, esta puede presentar la solicitud por sí misma como titular. Mantener la marca a título personal o a través de su sociedad es una decisión estratégica: si más adelante vende la empresa, una marca que forma parte del patrimonio de la sociedad se transmite con ella más fácilmente.

Paso 3: presentar la solicitud

La solicitud contiene los datos del solicitante, la representación del signo, la lista de productos y servicios por clases y el justificante del pago de las tasas. Debe presentarse en serbio. La presentación electrónica es posible y, según despachos de abogados serbios, resulta más económica que la presentación en papel.

La redacción de la lista de productos y servicios es importante. Una lista demasiado restringida deja lagunas; una demasiado amplia invita a oposiciones y puede ser atacada más adelante por falta de uso.

Paso 4: examen, publicación, oposición

La Oficina examina si la solicitud presenta defectos formales o incurre en motivos absolutos de denegación, como la falta de carácter distintivo. Si la solicitud está en regla, se publica. A partir de la publicación, los titulares de derechos anteriores y otras personas legitimadas disponen de tres meses para presentar oposición. Si se presenta una oposición, el solicitante dispone de 60 días para formular alegaciones (fuente: análisis especializados de la nueva Ley de Marcas, entre otros de FICPI y Schönherr).

Paso 5: registro y duración de la protección

Si no prospera ninguna oposición, la marca se registra. La protección dura diez años desde la fecha de solicitud y puede renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años. Si, tras el registro, la marca no se utiliza durante cinco años para los productos o servicios registrados, puede declararse su caducidad respecto de dichos productos o servicios a instancia de un tercero.

La duración total del procedimiento depende de la carga de trabajo de la Oficina y de si se presenta oposición. Es preferible prever un margen holgado y pedir a su representante los plazos de tramitación actuales.

Vía 2: extensión a través del sistema de Madrid

Serbia es miembro del sistema de Madrid de la OMPI. Si ya ha solicitado o registrado una marca alemana ante la DPMA (Oficina Alemana de Patentes y Marcas) o una marca de la Unión Europea ante la EUIPO, puede basar en ella un registro internacional y designar a Serbia como país de protección.

El procedimiento es el siguiente:

1. Presenta la solicitud internacional a través de su oficina de origen, es decir, la DPMA o la EUIPO.
2. La OMPI examina los requisitos formales, inscribe la marca en el Registro Internacional y transmite la designación a Serbia.
3. El ZIS examina la marca como si fuera una solicitud nacional. Si no emite una denegación de protección dentro del plazo previsto, la marca se considera protegida en Serbia.

La ventaja: una sola solicitud, un solo idioma, un solo pago de tasas a la OMPI, y las renovaciones o cambios de titular posteriores se gestionan de forma centralizada. Por lo general, solo se necesita un representante serbio si el ZIS plantea objeciones o se presenta una oposición.

El inconveniente es la dependencia: durante los primeros cinco años, el registro internacional depende de la marca de base. Si la marca alemana o de la UE deja de existir en ese periodo, por ejemplo tras una impugnación exitosa, también decae la protección en Serbia. En ese caso es posible la transformación en una solicitud nacional, pero supone un esfuerzo adicional.

Solicitud nacional o Madrid: ¿qué le conviene?

Calcular los costes de forma realista

Los costes se componen de las tasas oficiales y, si actúa mediante representante, de sus honorarios. Las tasas oficiales del ZIS dependen de la tarifa vigente y del número de clases. Como estos importes se actualizan, no los indicamos aquí; le recomendamos consultar la tarifa actual en el sitio web del ZIS o preguntar a su representante.

Para la vía de Madrid, la OMPI cobra una tasa básica y, por cada país designado, una tasa por país o por clase. El importe exacto para Serbia y sus clases puede calcularlo de forma fiable con la calculadora oficial de tasas de la OMPI (Madrid Fee Calculator). A ello se suman los costes de la marca de base si todavía no existe: ante la DPMA, la tasa de solicitud electrónica es de 290 euros para un máximo de tres clases; ante la EUIPO, de 850 euros por la primera clase en caso de solicitud en línea (según las tarifas de cada oficina; compruebe su vigencia antes de presentar la solicitud).

Errores habituales al registrar una marca en Serbia

Solicitar demasiado tarde. En Serbia rige, en principio, la regla de que tiene prioridad la solicitud anterior. Quien solicita la marca solo después de entrar en el mercado corre el riesgo de que un distribuidor, un antiguo socio o un oportunista se le adelante.

Tener solo la marca de la UE. Una marca de la Unión Europea le protege en los Estados miembros de la UE, pero no en Serbia. Esto se pasa por alto con frecuencia.

Olvidar clases. Un comercio en línea de ropa no solo necesita la clase 25 para prendas de vestir, sino posiblemente también la clase 35 para servicios de venta minorista. Compruebe qué clases cubren su actividad real.

Ignorar la grafía cirílica. En Serbia se utilizan tanto el alfabeto latino como el cirílico. Si su marca va a aparecer también en cirílico, consulte con su representante si tiene sentido una solicitud adicional.

No usar la marca. Tras cinco años sin un uso efectivo, la marca se vuelve vulnerable. Conserve pruebas como facturas, material publicitario y capturas de pantalla de su tienda.

Planificar conjuntamente la marca y la constitución de la empresa

Muchos emprendedores eligen primero el nombre de la empresa, lo inscriben en la APR (Agencia serbia de Registros Mercantiles) y solo más tarde piensan en la marca. Sin embargo, la inscripción de una denominación social en el registro mercantil no constituye una protección de marca. A la inversa, una marca anterior de un tercero puede dificultarle el uso de su denominación social en el tráfico comercial. Por eso, antes de constituir la empresa, compruebe si el nombre deseado está libre como marca. Cómo se desarrolla la constitución en sí lo explica nuestra guía Firmengründung in Serbien (en alemán). Una visión general del marco jurídico para quienes se instalan en el país la encontrará en Rechtliche Grundlagen für Expats in Serbien (en alemán).

Exgentum acompaña a emprendedores y recién llegados a Serbia en la constitución de su empresa y, si es necesario, los pone en contacto con un agente de marcas serbio, para que la denominación social y la marca estén coordinadas desde el principio.

Preguntas frecuentes

¿Mi marca de la UE es válida también en Serbia?

No. Serbia no es miembro de la UE, por lo que una marca de la Unión Europea no surte efecto allí. Necesita una marca nacional serbia o un registro internacional que designe a Serbia.

¿Puedo registrar la marca sin un abogado serbio?

Como solicitante extranjero, necesita un representante habilitado en Serbia para el procedimiento nacional. En la vía de Madrid presenta la solicitud a través de la oficina de su país y, por lo general, solo necesita un representante serbio si surgen objeciones u oposiciones.

¿Cuánto tiempo está protegida una marca serbia?

Diez años desde la fecha de solicitud, con la posibilidad de renovar la protección indefinidamente por periodos sucesivos de diez años.

¿Qué puedo hacer si alguien ya ha solicitado mi nombre?

Si la solicitud aún no está registrada, cabe presentar oposición en un plazo de tres meses desde la publicación, siempre que tenga derechos anteriores. En el caso de marcas ya registradas, debe valorarse una solicitud de nulidad o de caducidad, por ejemplo por mala fe o por falta de uso. Aquí es imprescindible el asesoramiento jurídico local.

¿Debo ser yo el titular de la marca o puede serlo mi sociedad serbia?

Ambas opciones son posibles. Una marca propiedad de su sociedad se transmite con más facilidad si más adelante vende la empresa. Mantenerla en su patrimonio privado puede tener sentido si desea concederla en licencia a varias sociedades. Aclare de antemano las consecuencias fiscales con un asesor.